Royalty i lisensavtaler - hva er vanlig og hva er viktig?

1. Når er royalty aktuelt og hva er problemstillingene?

En vanlig tilnærming er at det inngås en lisensavtale, dvs. en avtale hvor rettighetshaver gir en lisenstaker en tidsbegrenset rett til å kommersialisere teknologien, verket eller oppfinnelsen mot vederlag. Dette vederlaget er normalt en royalty, det vil si et vederlag per solgte enhet av det produkt som er skapt på bakgrunn av den aktuelle immaterielle rettighet.

I så tilfelle oppstår en rekke spørsmål med hensyn til hvordan royalty skal beregnes:

Hva er en vanlig og rimelig royaltysats? Hvilke hensyn gjør seg gjeldende som tilsier høy eller lav royalty? Hva er egentlig beregningsgrunnlaget for royalty – omsetning, fortjeneste eller noe annet? Bør det være en prosentandel av salgsinntektene eller kan det være et fast beløp per enhet? Kan man som rettighetshaver få et forskudd på royalty? Hvilke fallgruver finnes og hva bør rettighetshavere og lisenstakere tenke på når royaltybaserte lisensavtaler skal inngås?

Dette er temaet for denne utgaven av Tendentips!

2. Royaltysatser kan variere mye for ulike rettigheter og bransjer

Immaterielle rettigheter favner svært mange ulike produkter og bransjer, hvor det kan være store forskjeller, også hva gjelder royalty. Det kan være alt fra musikk, litteratur, dataprogrammer, varemerker og design til patenter. Royaltypraksis er ikke lik eller sammenliknbar for alle produkter og bransjer. For noen typer produkter og i noen bransjer er det etablert praksis både med hensyn til beregning av royalty og hva som er standard royaltysats. Dette kan for eksempel være for åndsverk som musikk og litteratur.

Standardpraksis på slike områder skal ikke behandles nærmere her, og det understrekes at royalty i standardavtaler som er utbredt i visse bransjer kan være svært forskjellig fra hva som er vanlig for andre typer produkter og i andre bransjer.

Temaet her er royaltyberegning hvor det i mindre grad er en klar avtale og bransjepraksis for hvordan royalty beregnes og hva som er en rimelig royaltysats. Dette kan for eksempel gjelde patenterbare oppfinnelser, og den videre beskrivelsen her tar for enkelhets skyld dette som utgangspunkt.

At det kan være store forskjeller er ikke unaturlig når man har for øye at poenget med beregning av royalty er å finne frem til hva som er et naturlig vederlag for det bidraget den immaterielle rettigheten utgjør til det endelige produkt. Det sier seg selv at det kan variere mye. Noen ganger kan den immaterielle rettigheten (for eksempel et patent) utgjøre hele essensen av det endelige produkt og verdien av dette, mens andre ganger kan den patenterte oppfinnelsen bare utgjøre en mindre andel av sluttproduktet og dets verdi.

3. Beregningsgrunnlaget

3.1. Fast beløp per solgte enhet

Den enkleste måten å beregne royalty på er å ha et fast beløp per solgte enhet av det produkt som benytter oppfinnelsen. Ulempen ved en slik metode er at den er lite fleksibel, og kan for eksempel få uheldige følger – for en av partene - dersom produktet går opp eller ned i pris.

En slik metode kan for eksempel være aktuell hvor oppfinnelsen inngår som en mindre komponent i et produkt, så som en liten del i en bilmotor. Da er det ikke naturlig å beregne royalty som en prosentandel av bilens salgsverdi, og det kan være mer hensiktsmessig å beregne royalty som en fast pris per komponent som benyttes i produktet.

3.2. En andel av fortjenesten

En mer fleksibel, men også mye mer komplisert, metode er å beregne royalty som en andel av lisenstakers fortjeneste ved salg av produktet.

Bruttofortjenesten er lisenstakers salgspris per enhet minus produksjons- og salgskostnadene, multiplisert med antall solgte enheter av produktet.

Beregning av fortjeneste kan imidlertid gjøres på flere måter, og åpner for at lisenstaker kan tilpasse seg slik at tallene viser lav eller ingen fortjeneste, for eksempel ved å allokere ulike kostnader til produktet. Fra lisensgivers ståsted advares det dermed mot denne metoden for royaltyberegning.

3.3. Netto salg

Den mest vanlige metoden å beregne royalties på, er som en prosentandel av produktets netto salgspris - det vil si lisenstakers salgspris minus avgifter, returer, rabatter og krediteringer. Når det ganges med antall solgte enheter utgjør det "netto salg" eller "netto omsetning", som da danner grunnlaget for beregningen av royalty.

Dette er en ganske enkel og oversiktlig metodikk, selv om det kan være et forhandlingstema hva som skal komme til fradrag. De fradragspostene som er nevnt over er vanligvis med, og ofte bare disse, men det kan også være andre fradragsposter så som utgifter til markedsføring eller transport. Begge parter bør være oppmerksom på at hvilke fradrag som medtas her vil ha betydning for royaltyen.

4. Royaltyprosenten

4.1. 25-% regelen

Det er som nevnt ingen fast regel eller praksis på tvers av bransjer og produkttyper for hva en royaltyprosent skal være. Det blir likevel noen ganger vist til som en "tommelfingerregel" at royaltyen kan være på om lag 25% av lisenstakers fortjeneste eller dekningsbidrag.

At denne "tommelfingerregelen" er basert på fortjenesten, mens det som nevnt over ikke er vanlig å beregne royalty av fortjenesten, men av netto salg, kan fremstå litt forvirrende. Det innebærer at dersom man skal ta utgangspunkt i denne tommelfingerregelen, så må man regne dette om slik at det tilsvarer det samme vederlag i kroner og øre, men basert på netto salg.

4.2. Royaltyprosenten basert på netto salg

Hvilken prosentandel som er rimelig og naturlig basert på netto salgsprinsippet vil variere og bør baseres på konkrete og realistiske kalkyler.

Lisensavgiftsnivået vil i mange tilfeller ligge mellom 2-7 prosent av netto salg, og ofte omtrent i midten av dette intervallet.

Hvorvidt royaltyprosenten skal ligge i øvre eller nedre sjikt av et slikt intervall bør vurderes konkret utfra en rekke momenter i hvert tilfelle. Slike momenter kan også tilsi at man beveger seg utenfor "normalintervallet" beskrevet ovenfor.

5. Momenter som kan tilsi lav eller høy royaltyprosent

Markeds- og konkurransesituasjonen: Er oppfinnelsen noe helt nytt på markedet? Kan oppfinnelsen gi lisenstaker store konkurransefortrinn i markedet? Finnes det et etablert marked og kunder for produktene? Det tilsier i så fall en høyere royaltysats.

Kommersielt potensial: Tilsvarende kan et stort kommersielt potensial med tilhørende store inntekter tilsi en høy royaltyprosent. Noen ganger kan lisenstaker også oppnå andre fordeler så som inntekter ved ettermarkedstjenester, eller økt salg av tilleggsutstyr eller andre produkter. Det bør man også ta hensyn til når man fastlegger royaltyprosenten.

Hvor nær markedet er produktet? Det er stor forskjell på en idé som en gang kan bli et produkt og et ferdig produkt. Hvilket utviklingsstadium produktet befinner seg på kan ha betydning for royaltyen, særlig dersom lisenstaker må foreta store investeringer for å ta frem et endelig produkt. Det tilsier i så fall en lavere royaltysats.

Hvem tar risikoen og hvor høy er den? Tilsvarende er det viktig å se hen til om lisenstaker tar høy risiko ved å produsere og lansere produktet, for eksempel dersom det kommersielle potensialet er usikkert kombinert med at produksjon krever store investeringer. Det tilsier lavere royaltysats.

Har rettighetshaver hatt store utgifter til produktutvikling? Dersom rettighetshaver på sin side har gjennomført en langvarig og kostbar utviklingsprosess før lisensavtale inngås, så kan det tilsi en høyere royalty.

Rettslig vern av produktet: Er produktet rettslig vernet mot konkurranse? For en oppfinnelse vil det normalt være påkrevet at det er patentert. Man bør da også vurdere hvor godt vern patentet gir, blant annet om det er mulig for konkurrenter å komme utenom patentet. Dette kan også ha betydning for royaltynivået.

Freedom to operate: Det bør vurderes om produktet eventuelt kan krenke tredjeparters immaterielle rettigheter. Dette kalles for en "freedom to operate" vurdering. For eksempel er det verdt å merke seg i den forbindelse at en oppfinnelse kan være patentert i et land, men ikke i et annet. Dersom det ikke er gjort noen slike undersøkelser kan det påvirke royalty nivået ettersom det gir større risiko for lisenstaker.

6. Tips og anbefalinger ved forhandlinger om royalty

1. Etter vår erfaring er mange veldig opptatt av hva som er "vanlig praksis" når man søker å finne frem til en royaltyprosent. Noen ganger kan det være mulig og naturlig å finne et vanlig nivå og legge det til grunn, men ofte finner man ikke en "fasit" på dette. I hvert fall ikke utover de utgangspunkter og intervaller som er nevnt ovenfor. Det kan være mer hensiktsmessig og gi et riktigere nivå å fokusere mer på de konkrete forholdene i den enkelte sak, ref. momentene som er nevnt i punkt 5 over.
2. Ved forhandlinger om royalty blir det ofte fokusert sterkt på royaltyprosenten. Det er verdt å minne om at salgsvolum kan være viktigere. For å ta et enkelt eksempel: Dersom potensiell lisenstaker A tilbyr 5 % royalty mens lisenstaker B tilbyr 3 % så kan det virke opplagt at lisensgiver bør velge A. Dersom B har et større distribusjons- og salgsnettverk så kan det likevel være mer fordelaktig for lisensgiver å samarbeide med B, idet lavere royalty kan oppveies ved høyere salgsvolum.
3. Partene bør også være oppmerksom på beregningsgrunnlaget, ref. punkt 3 ovenfor, og ikke bare royaltyprosenten. Lisensgiver bør normalt ikke akseptere netto fortjeneste som beregningsgrunnlag, og dersom man likevel gjør det så må man være veldig nøye med hensyn til hvordan den skal beregnes. Også ved netto salg bør partene være oppmerksomme på fradragspostene.
4. Mange lisensavtaler gir lisenstaker eksklusive rettigheter innen et område og/eller markedssegment. For lisensgiver er det viktig å sikre seg at man da pålegger lisenstaker plikter om minimumsroyalty eller minimum salg og gjerne også minimumsforpliktelser knyttet til markedsføring. Konsekvensene av at dette ikke oppnås må også reguleres, og vil typisk være at lisensgiver kan heve avtalen eller at den omgjøres til en ikke-eksklusiv avtale. Dersom lisensgiver inngår (langsiktige) eksklusive avtaler uten mekanismer for å komme ut av avtalen når lisenstaker ikke oppnår et rimelig salgsnivå så risikerer lisensgiver å bli "låst" til en ugunstig avtale.
5. Det kan også være et tema at lisenstaker betaler forskudd på royalty, et engangsvederlag ved kontraktsignering og/eller bidrar (helt eller delvis) til dekning av kostnader ved patentering. Ved forskudd vil dette typisk avregnes mot fremtidig royalty. Dette kan være vanlig i enkelte bransjer, men i mindre grad i andre.
6. Lisensgiver bør sørge for at lisenstaker ikke kan redusere royaltyinntektene ved å selge produktet til en lav pris til et selskap i samme konsern e.l. Royalty bør baseres på prinsippet om transaksjoner på armlengdes avstand, slik at en reell markedspris legges til grunn.
7. Lisensgiver bør sørge for at det i lisensavtalen tas med en rett til å sjekke om lisenstakers royaltyberegning er korrekt. Det gjøres ofte ved at en revisor eller annen regnskapskyndig gis tilgang til lisenstakers regnskaper.
8. Lisenstakers salg og fortjeneste kan endres over tid. For eksempel gå ned som følge av økt konkurranse. I så fall kan man ha glidende skalaer eller "trappetrinn" for royalties eller mekanismer i avtalen for reforhandling av royalty nivået.
9. Som lisensgiver bør man normalt ikke godta et maksimalt tak på royalty i beløp, i hvert fall ikke så lenge et patent fortsatt er gyldig.
10. Til sist er det viktig å være oppmerksom på at lisensavtaler ofte er langvarige, og det er derfor særlig viktig at avtalen er gjennomarbeidet, grundig og langsiktig.